I'm a Barbie girl, in IP disputes world: как бренд Barbie защищал IP

Короткий экскурс в IP мир Barbie

В своем развитии бренд Barbie прошел долгую историю от первой куклы до популярного голливудского фильма.

Barbie, полностью Барбара Миллисент Робертс, пластиковая кукла высотой 29 см. Впервые Barbie была представлена общественности 9 марта 1959 года компанией Mattel, Inc., южно-калифорнийской компанией по созданию игрушек.

Первый прототип куклы был запатентован в 1961 году, после чего последовали другие патенты, а также регистрация товарных знаков. На сегодня в ЕС зарегистрировано 23 товарных знака (а во всем мире более 300), защищающих BARBIE и различные версии логотипа и связанных наименований.

Очевидно, успешное становление бренда Barbie было бы невозможно без товарных знаков, патентов и авторских прав, что составляет важную часть IP портфеля бренда.

Barbie - отличный пример того, как грамотно оформленные права на интеллектуальную собственность могу защищать бренд на протяжении многих лет, а также помочь развить продукт и добиться коммерческого успеха. И конечно, на этом пути не обошлось без конфликтов и судебных разбирательств. Расскажем о наиболее интересных моментах из истории судебной защиты бренда BARBIE.

Mattel v. MCA Records

Наиболее известный конфликт, связанный с брендом Barbie, произошел с MCA Records из-за создания хита “Barbie Girl” группой Aqua в 1997 году. Mattel подала иски о нарушении прав на товарный знак Barbie, на что получила ответ от MCA в виде встречного иска, в том числе, в части защиты деловой репутации (defamation) в ответ на комментарии от Mattel в адрес MCA по типу «грабитель», «преступление» и «кража».

В итоге, спор завершился лишь 2002 году, когда Апелляционный суд США (Ninth Circuit), среди прочего, применил известный правовой тест по делу Rogers и постановил, что песня “Barbie Girl” защищается в качестве пародии в соответствии с доктриной “fair use”, включая некоммерческое использование*, и первой поправкой к Конституции о свободе слова (First Amendment). В то же время, суд также отклонил встречный иск MCA и завершил дело лаконично указав «The parties are advised to chill».

Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc., 296 F.3d 894 (9th Cir. 2002): https://casetext.com/case/mattel-inc-v-mca-records-inc

17 U.S. Code § 107: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/107

Barbie v. Bratz

В 2004 году Mattel вступила в конфликт с MGA Entertainment*, создателями кукол Bratz. Позиция Mattel заключалась в том, что бывший сотрудник (Bryant) разработал концепцию (скетчи и рисунки) кукол Bratz еще во время работы в Mattel, соответственно все права на куклу перешли Mattel в качестве служебного произведения и использование MGA кукол Bratz нарушает авторские права и режим коммерческой тайны (trade secret) Mattel. В результате чего в суде в 2008 году требования Mattel были удовлетворены и компании была присуждена компенсация в размере 10 миллионов долларов за нарушение авторского права, кроме того, суд запретил производство и продажу кукол Bratz.

Однако в 2010 году MGA инициировала повторное судебное разбирательство, ссылаясь на незаконное присвоение коммерческой тайны со стороны Mattel, так как компания (ее сотрудники) участвовала в различных махинациях для сбора конфиденциальной информации о конкурентных продуктах и маркетинговых стратегиях. К примеру, суд указал, что сотрудники Mattel неправомерно получали конкурентную информацию, к примеру, на ярмарках игрушек под ложными предлогами получали прайс-листы, рекламные планы и характеристики конкурентных продуктов. По итогам рассмотрения дела, MGA была присуждена компенсация около 88 миллионов долларов.

На этом примере можно видеть, как важно грамотно выстраивать отношения с работниками и поддерживать режим коммерческой тайны.

Mattel, Inc., et al. v. MGA Entertainment, Inc.: 1, 2

Mattel v. Rap Snacks

В июне 2022 г. Rap Snacks совместно с Ники Минаж выпустила линейку чипсов “Minaj Barbie-Que Honey Truffle Potato Chips” с отсылкой на товарный знак Mattel. Через месяц после масштабного запуска продукта Mattel подала иск, утверждая, что название продукта нарушает права на товарный знак BARBIE*.

После инициирования судебного разбирательства через месяц Mattel отказалась от иска*, так как спор между сторонами был урегулирован в мирном порядке на условии снятия продукта Rap Snacks с продажи.

Если сравнивать данный конфликт с первым делом Mattel v. MCA Records, стратегия защиты на основании доктрины “fair use” в этом случае не имеет перспективы, так как для использования чужого товарного знак с реальным коммерческим продуктом (в частности, чипсы) необходимо получения разрешения правообладателя.

Резюме

В нашей юридической практике мы часто защищаем бренды с помощью товарных знаков или инструментов авторского права. Однако, как и на примерах BARBIE, далеко не всегда позиция владельца товарного знака так однозначна. Причем речь идет не только про США, аналогичные правила существуют в том или ином виде и в ЕС, UK, Австралии, странах СНГ и Азии. Иногда условия конкуренции (сроки, рынки, финансовые положения игроков) и наличие конфликтующих обозначений (доменные имена, объекты авторского права, охраняемые элементы продуктов и пр.) у конкурентов действительно усложняют защиту бренда даже при наличии товарных знаков. Тем не менее, история BARBIE это отличный пример активной позиции компании в отношении своего IP портфеля, что в конечном итоге приводит к сохранению ее доминирующего положения на рынке вне зависимости от действий конкурентов. 

 

Читайте нас на vc. ru


Уважаемые журналисты, использование материалов с сайта REVERA в публикациях возможно только после нашего письменного разрешения. 

Для согласования материалов обращайтесь на e-mail: i.antonova@revera.legal или Telegram: https://t.me/PR_revera